Dlaczego wyrok jest istotny?
Wyrok jest ważny między innymi ze względu na przeprowadzenie przez Trybunał wyraźnej linii podziału między prawem autorskim a prawem znaków towarowych oraz potwierdzenie obowiązku wykonania przez OHIM na etapie zgłoszenia znaku do rejestracji tzw. konkretnego badania charakteru odróżniającego znaku tworzonego przez jedną literę, a nie jedynie hipotetycznego. W niniejszej sprawie OHIM ograniczył badanie do porównania z krojem pisma Times New Roman i stwierdził, że zgłaszany znak nie zawiera różnic lub ozdobników graficznych, a więc nie nadaje się do rejestracji.
OHIM, odmawiając BORCO przeprowadzenia pełnego testu odróżnialności in contrecto, próbował nawiązać m.in. do braku obowiązku takiego badania w odniesieniu do znaków tworzonych przez kolor jako taki, uznając że oznaczenia te nie mają takiej zdolności, choć mogą ją uzyskać w następstwie używania (OHIM powołał się na wyrok w sprawie Heidelberger Bauchemie). Argumentacja ta została wsparta tym, że pojedyncze litery są postrzegane „zwykle jako określenie rodzaju lub pozycji w kodzie, jako wskazanie rozmiaru lub jako inne tego rodzaju dane”. Zdaniem OHIM „konsument nie ma zwyczaju wnioskowania o pochodzeniu towaru na podstawie pojedynczych liter pozbawionych elementów graficznych”. OHIM zaniechał więc w tej sprawie badania odróżnialności znaku i odmówił rejestracji.
Zdaniem Trybunału
Trybunał oddalił skargę OHIM na wyrok Sądu Pierwszej Instancji i wskazał, że aby znak mógł zostać zarejestrowany powinien dostatecznie odróżniać oznaczane nim towary lub usługi przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa; musi posiadać zdolność odróżniającą. Zdolność tę – na etapie rejestracji – bada się oceniając towary lub usługi, dla których znak towarowy został zgłoszony, w odniesieniu do sposobu jego postrzegania przez właściwy krąg odbiorców. Zdaniem Trybunału, ta metoda badania znajduje odpowiednie zastosowanie do analizy zdolności odróżniającej oznaczeń tworzonych wyłącznie przez sam kolor, znaków trójwymiarowych czy sloganów. Mimo, że badanie charakteru odróżniającego oznaczenia tworzonego przez pojedynczą literę może okazać się trudne, OHIM jest zobowiązany do jego przeprowadzenia in contrecto, zwłaszcza że dla uznania zdolności odróżniającej znaku towarowego nie jest konieczne spełnienie przez niego jakiegokolwiek poziomu twórczości, mierzonego kreatywnością, czy wyobraźnią językową twórcy znaku.
Kreatywność i jednolitość – cyfry i litery
Jak wiadomo, kreatywność mierzona – przynajmniej w Polsce – poziomem twórczości i oryginalnością utworu jest niezbędna do powstania ochrony na gruncie prawa autorskiego. Dlatego też znak tworzony przez jedną literę, mimo iż prawdopodobnie nietwórczy, powinien zasadniczo zostać objęty ochroną formalną przyznawaną przez prawo własności przemysłowej. Aby to było możliwe powinien w szczególności spełniać tzw. wymogi jednolitości, tj. nie być ani zbyt skomplikowany, ani zbyt prosty (prymitywny): np. płaska forma plastyczna stanowiąca odwzorowanie towaru, jego nazwa rodzajowa itp. (Por. M. Andrzejewski [w:] Prawo własności przemysłowej, komentarz, Warszawa, 2010, s. 663 i n. z powołaniem na pracę J.Mordwiłko-Osajda).
Ciekawie w tym kontekście przedstawia się także możliwość rejestracji cyfr jako znaków towarowych (por. przykładowo orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27.01.2010 r. sygn. VI SA/Wa 1969/09, opubl. Legalis; z szerokim przywołaniem w uzasadnieniu orzecznictwa polskiego i unijnego dopuszczającego taką rejestrację).
